侵害商标权纠纷案件中惩罚性赔偿的审查要点

　　《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第六十三条第一款规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”以下简述在商标权侵权案件中惩罚性赔偿的审查要点。

　　商标权纠纷案件中适用惩罚性赔偿的程序问题

　　1.适用惩罚性赔偿需以当事人提出请求为前提，法院不得主动适用惩罚性赔偿。原告的请求还需完整，即由原告明确其主张惩罚性赔偿所构成的恶意及情节严重要件、赔偿基数、适用倍数及其所依据的事实。

　　2.如需要在一审过程中增加惩罚性赔偿诉请，须在法庭辩论结束前提出。若在已主张的惩罚性赔偿请求中增加赔偿计算基数及适用倍数的，亦应在法庭辩论结束前提出。

　　3.适用惩罚性赔偿的举证责任主要在原告。特殊情况下，举证责任可转移至被告，如《商标法》第六十三条第一款的规定。

　　侵害商标权纠纷案件中惩罚性赔偿的构成要件

　　在侵害商标权纠纷中适用惩罚性赔偿，构成侵害商标权是基础条件，在此不再赘述。但须指出的是，不同侵害商标权行为所附恶意及情节均不同，可能直接影响惩罚性赔偿构成要件的认定。

　　一、对恶意的认定

　　对恶意的认定，依照《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿解释》）第三条的规定，同时参考已生效案例，比较典型的有以下几种情形：

　　1.被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的。此处需注意的是，上述权利通知须是合格通知，使被告能够明确知晓其行为可能涉嫌商标侵权。

　　2.被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系的法定代表人、管理人、实际控制人的。

　　3.被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的商标权的。

　　4.被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的商标权的。

　　5.被告实施盗版、假冒注册商标行为的，即在相同商品上使用相同商标的。

　　6.被告已因同一商标侵权行为被刑事处罚的。

　　7.因与原告主张保护商标近似等原因，被告商标被宣告无效或者注册商标申请被决定驳回、不予注册，仍进行使用的。

　　8.相同或类似商标侵权行为在行政机关或司法机关已被认定违法或侵权后，被告再次实施商标侵权行为的。应当注意的是，上述前后的商标侵权行为并不要求完全相同，如果对商标作细微改动，不影响公众对混淆的判断的，仍可以认定被告的恶意。

　　9.同一控制人通过另设企业、变更企业名称、经营地址、法定代表人等方式以规避制裁、实施相同的商标侵权行为的。

　　《惩罚性赔偿解释》第三条存在兜底条款，赋予法院对恶意认定的自由裁量权。对非上述典型情形，是否能认定构成恶意，应注意以下几点：

　　1.首先应当综合考虑被侵害商标权权利状态及知名度、相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。综合判断的结果概言之就是认定被告是否属于明知故犯。

　　2.惩罚性赔偿是加重赔偿，因此应严格其适用要件。因间接故意行为的可责难性要小于直接故意，故在惩罚性赔偿中适用间接故意时应慎之又慎，需与情节严重要件的严重程度综合考虑。

　　二、对情节严重的认定

　　关于情节严重，《惩罚性赔偿解释》第四条作了规定，基于该规定及司法实践，认定情节严重主要有以下几种情形：

　　1.相同或类似商标侵权行为被行政机关或者司法机关认定违法或侵权后，被告再次实施相同或者类似侵权行为的。

　　2.以侵害商标权为业的，是指被告实际经营业务中的主要销售额或主要利润来源于侵害商标权。还可以考察被告的设立时机、设立目的，是否专为侵权而设。

　　3.伪造、毁坏或者隐匿侵权证据的。

　　4.拒不履行行为保全或证据保全裁定的。

　　5.侵权获利或者权利人受损巨大的，这里需要考虑侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果等因素，也要考虑侵权行为后果在所在行业产值占比的高低因素。

　　6.侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康的。这里要求的是危害发生的可能性，而不是已经实际发生上述危害。

　　7.被告已因同一商标侵权行为被刑事处罚。

　　《惩罚性赔偿解释》第四条同样存在兜底条款，对其他情形是否构成情节严重，应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素进行认定。

　　商标权纠纷案件中惩罚性赔偿审查难点

　　一、惩罚性赔偿基数的计算

　　《商标法》规定，侵犯商标专用权的赔偿数额以权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益及参照该商标许可使用费倍数三种方式依次确定。司法实践中，受困于当事人举证难、法院认定事实难及计算方式科学性等问题，赔偿基数的计算是主要难点问题。

　　1.原告实际损失计算方式

　　计算原告实际损失，可以原告产品销售减少量或者侵权产品销售量与原告产品单位利润的乘积来确定。在以被告产品销售量作为依据时，应考量其与原告产品销售减少量间是否存在等同关系。

　　在不能查明上述事实的情况下，还可以查明原告商品利润的下降量、客户的减少量或关于商标的许可合同不能继续履行导致的损失等计算实际损失。

　　2.被告因侵权所获利益计算方式

　　被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益可以侵权产品销售量与被告该产品单位利润的乘积来确定。被告侵权产品单位利润无法查明的，可按照原告产品单位利润计算。对于完全以侵权为业的被告，则可以按照销售利润计算。

　　需注意的是，采取上述1、2方式计算时，还需要考量涉案商标权对产品利润贡献率的问题，先计算其对产品价值最终实现的占比，再计算实际损失或非法获利。

　　3.许可使用费倍数的计算方式

　　需考察原告合同是否真实履行、许可费是否真实支付，还需考察该合同相对方是否与原告存在关联关系而致其证明力下降。另外，还需考察该合同中商标权许可使用的时间、方式、范围等与本案侵权行为相适应、相匹配的问题，并从倍数确定上予以适当调整。

　　4.以上三种计算方式的例外情形

　　法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。

　　5.几个需要注意的问题

　　（1）赔偿基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支。

　　（2）应排除以法定赔偿方式确定赔偿基数。

　　（3）原、被告在之前的商标权侵权争议中约定重复侵权惩罚性赔偿适用条件和赔偿数额的，在后续案件中一般可予认可。

　　（4）当原告损失及被告非法获利中有部分能够查明，剩余部分不能查明时，可对已查明部分作为赔偿基数适用惩罚性赔偿，对剩余部分可另行法定赔偿。

　　（5）对赔偿基数，司法的追求从来不是要求百分百还原事实，而是要尽可能地接近客观事实，至少法官自己能够形成心证。法官可在一定事实和数据基础上，根据具体案情酌定实际损失或侵权所得。

　　二、惩罚性赔偿倍数的确定

　　确定倍数时，应综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素，主要可以考量以下因素：

　　1.原告商标知名度及原告市场地位；

　　2.原告是否曾通知被告商标侵权并要求停止侵害；

　　3.被告侵权恶意程度、持续时间及其生产、销售范围；

　　4.被告侵犯原告商标权的数量，是否构成相同或近似的程度；

　　5.被告实施商标侵权行为的次数；

　　6.被告是否存在抢注或对原告商标提出异议、撤销或无效宣告请求等主张的；

　　7.被控侵权商品是否属伪劣商品，可能危害公共利益及人身健康的；

　　8.被告是否曾因相同或类似行为被行政处罚或司法裁判处理等。

　　在确定倍数时，还有以下几个需要注意的问题：

　　1.因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕，被告主张减免惩罚性赔偿责任的，一般不予支持，但在确定倍数时可综合考虑。

　　2.惩罚性赔偿的倍数应当在法定倍数范围内，但不一定要求是整数。

　　3.赔偿总额应为基数加基数的倍数得出，也就是基数乘以倍数加一，再加上合理开支。

　　4.浦东新区的例外情形。《上海市浦东新区建立高水平知识产权保护制度若干规定》自2021年12月1日实施，其中规定故意侵犯知识产权，情节特别严重的，法院可以按照权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、许可使用费或者权利使用费倍数的五倍以上十倍以下确定赔偿数额。

　　（作者系上海市浦东新区人民法院知识产权审判庭四级高级法官。获评人民法院知识产权审判工作先进个人、上海法院审判业务骨干等。）